– BOOKING.COM 서비스표 등록 허가 여부에 관한 미국 연방항소법원의 판결 –
우리나라 대법원은 마이크로소프트사의 전자메일서비스의 표장인 HOTMAIL은 식별력이 없는 기술적 표장(descriptive mark)에 해당하므로 등록할 수 없다고 판결(대법원 1999. 12. 24. 선고99후2563판결)한 바 있고, ‘우리은행’ 서비스표 무효소송과 관련하여서도 ‘우리은행’ 또한 식별력이 없는 서비스표이며 그 등록을 허가하는 것은 공공질서에 위반되어 허용 될 수 없다고 판단(대법원2009. 5. 28. 선고2007후3301판결)하였다.
미국 판례에서도 우리나라와 마찬가지로, 보통명칭(generic terms)으로 이루어진 표장은 식별력을 갖추지 못하여 등록될 수 없으며, 기술적 표장(descriptive mark) 또한 사용에 의한 식별력을 취득한 경우가 아닌 이상 등록될 수 없다고 보고 있으나, '예약하기'라는 의미의 보통명칭인 booking이라는 단어에 ".com" 등 최상위 도메인 명을 결합시킨 서비스표 BOOKING.COM의 등록을 허가한 미국 연방항소법원 판결이 등장하여 이를 소개한다.
2006년부터 BOOKING.COM이라는 브랜드 명으로 인터넷을 통한 숙박예약서비스를 제공해오던 회사인 Booking.com은 2011년경, 미국특허상표청에 BOOKING.COM으로 서비스표를 출원하였으나, 미국특허상표청은 이를 보통명칭이라는 이유로 거절하였다. 그 후, Booking.com은 제1심 법원인 버지니아 동부지방법원(U.S. District Court for the Eastern District of Virginia)에 민사소송을 제기하여, BOOKING.COM이라는 명칭은 수요자에 의하여 보통명칭이 아닌 기술적 표장(descriptive mark)이나 암시적 표장(suggestive mark)으로 인식되고 있다고 주장하였고, 1심은 이를 받아들였다. 즉, 1심은 BOOKING.COM이라는 명칭의 계속적인 사용에 의하여 이에 수요자 간에 출처표시로서의 2차적 의미가 부여되었고, 이로써 원고 회사는 위 서비스표가 사후적으로 식별력을 취득하였음을 증명하였으므로, BOOKING.COM은 서비스표로서의 보호를 받을 수 있다고 보았다.
미국특허상표청은 1심 판결에 불복하여 항소하였으나, 항소심 법원인 미국 연방항소법원은 이를 기각하였다. Booking.com B.V. v. The United States Patent and Trademark Office; Andrei Iancu, Case Nos. 17-2458, -2459 (4th Cir. Feb. 4, 2019).
항소심이 미국특허상표청의 항소를 기각한 이유는, 행정청으로서의 기본적인 증명책임을 다하지 못하였기 때문이라고 판단된다. 항소심은 먼저 출원된 서비스표가 보통명칭인지에 대한 증명책임은 항상 행정청인 미국특허상표청에게 있음을 전제한 뒤, 두 가지 증거를 들어 항소를 기각하였다. 위 증거들 중 첫째는, 미국특허상표청은 수요자들이 인터넷 숙박예약서비스를 일반적으로 지칭하기 위해 “booking.com”이라는 단어를 사용하고 있음을 증명하지 못하였다는 점이며, 그 두 번째는, 원고 회사가 제출한 소비자 설문조사의 내용으로서 75퍼센트 이상의 응답자가 BOOKING.COM을 브랜드 명으로 인식하고 있다는 점이다. 항소심에서 중점적으로 다루어진 쟁점은 수요자 간에 인식되는 당해 서비스표의 주요 의미(primary significance)가 당해 서비스와 관련된 서비스 군(class)의 본질에 대한 지표인지 여부였다.
결론적으로 항소심은, ‘예약하기’와 같은 보통명칭에 ".com"을 추가하더라도 그 결합의 결과 또한 보통명칭에 불과하다는 당연위법의 원칙(per se rule)을 제기한 미국특허상표청의 주장을 배척하면서, BOOKING.COM은 이를 전체적으로 관찰하여 고려할 때 ‘사용에 의한 식별력’을 갖추었다고 판단되므로 보호 가능한 서비스표에 해당한다고 설시 하였다.
미국특허상표청은 이러한 항소심의 판결에 불복하여, 미국 연방대법원에 상고를 제기하였고, 최근 미국 연방대법원은 미국특허상표청의 상고에 대하여 심리하겠다는 결정을 내렸다. U.S. Patent and Trademark Office et al. v. Booking.com B.V., Case No. 19-46 (Supr. Ct. Nov. 8, 2019) (cert granted)
상고심에서는, 미국상표법인 랜험법(the Lanham Act)이 보통명칭으로 된 서비스표 등록을 불허하고 있음에도 불구하고, 대다수의 온라인 사업체가 사용하는 보통명칭인 최상위 도메인 명 ".com"을 또 다른 보통명칭과 결합시켰을 때에 이러한 결합을 전체적으로 관찰하여 랜험법상 보호 가능한 서비스표로서 인정할지 여부에 대하여 중점적으로 다룰 것으로 보인다.
우리나라 상표법은 “공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표”를 상표등록을 받을 수 없는 상표로 규정(상표법 제34조)하고 있으며, 우리나라 대법원에서는 이와 같은 상표법의 취지를 고려하여, 보통명칭과 보통명칭의 결합인 ‘우리은행’을 서비스표로서 그 등록을 허용하는 것은, “’우리’라는 단어에 대한 일반인의 자유로운 사용을 방해함으로써 사회 일반의 공익을 해하여 공공의 질서를 위반하고, ‘우리’라는 용어에 대한 이익을 그 등록권자에게 독점시키거나 특별한 혜택을 줌으로써 공정한 서비스업의 유통질서에도 반하므로,” ‘우리은행’은 상표법에서 정한 ‘공공의 질서를 해칠 우려가 있는 서비스표’로서 등록을 받을 수 없는 서비스표에 해당한다고 판단하였는바, 미국 연방대법원이 보통명칭과 보통명칭의 결합으로 이루어진 BOOKING.COM에 대하여 우리나라 대법원과 같은 판단을 내릴지 그 귀추가 주목된다.